MERKHOUDERS OPGELET: VERANDERING EUROPEES MERKENRECHT

23/3/2016 | Merkenrecht. Alle merkhouders en aankomend merkhouders opgelet! Het 'Trademark Reform Package', boordevol belangrijke wijzigingen in het Europese Merkenrecht is vandaag in werking getreden! De belangrijkste wijzigingen zullen wij hieronder op een rijtje zetten voor u:

Ten eerste de naamsveranderingen: vanaf 23 maart 2016 spreken wij niet meer van een Gemeenschapsmerk, maar van een Uniemerk. De naam van de merkeninstantie zal veranderen van Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) naar European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dit is een onze ogen een logische modernisering van het Europese merkenrecht omdat sinds 1993 de naam Europese Unie wordt gebruikt in plaats van de Europese Gemeenschappen.

Ten tweede veranderen de regels met betrekking tot de classificatie van een merk. In het IP-Translator arrest van het Europese Hof van Justitie is bepaald dat wat betreft de classifcatie er is overgestapt van het class-heading-covers-all-principe naar het means-what-it-says-principe. De classificatie van een merk moet voldoende nauwkeurig en duidelijk zijn om zo de beschermingsomvang van een merk te kunnen bepalen. Dit betekent dat de klassenomschrijving letterlijk wordt geïnterpreteerd, dus de algemene termen in de classificatie zijn niet langer allesomvattend! De merkhouder heeft alleen bescherming voor de producten en diensten zoals deze zijn omschreven. Merkhouders die hun merk voor 22 juni 2012 hebben geregistreerd hebben de kans gekregen om hun algemene classificatie aan te passen naar de nieuwe regelgeving.

Ten derde, volgens de oude regelgeving kan een merk alleen worden geregistreerd als het vatbaar is voor grafische voorstelling. Als u een liedje wilde deponeren als merk, zoals de herkenbare tune van Nokia, moest dit altijd in de vorm van een grafische weergave, zoals bijvoorbeeld een notenbalk. De vereiste van grafische vormgeving vervalt, straks wordt het ook mogelijk om een merk weer te geven met de technologie die algemeen beschikbaar is. De Nokia-tune kan dan ook in de vorm van een MP3-document worden aangevraagd als merk. Het merkenrecht probeert zo mee te gaan met de hedendaagse technologische ontwikkelingen.

Ten vierde, de merkhouders worden beter beschermd tegen namaakgoederen en counterfeit. De Europese douanebeambten zullen harder optreden en het wordt ook mogelijk om actie te ondernemen tegen voorbereidende inbreuk-makende handelingen. Met deze 'voorbereidende handelingen' worden bedoeld: alleen al het gebruik van verpakkingen, labels en andere voorwerpen waarop het merk is aangebracht kan strafbaar worden.

Ten vijfde, in veel landen is het nu alleen mogelijk om via een rechtszaak een merk vervallen of nietig te laten verklaren. Rechtszaken kosten over het algemeen veel geld en tijd. Binnen zeven jaar na het inwerking treden van de nieuwe Merkenrichtlijn, moet ieder nationaal merkenbureau binnen de EU de mogelijkheid creëren om via een administratieve procedure een merk vervallen of nietig te laten verklaren. Zo'n administratieve procedure vindt plaats bij het merkenbureau van de betreffende lidstaat en zou stukken goedkoper en minder tijdrovend zijn dan een rechtszaak. Hiermee wordt de drempel voor het starten van bijvoorbeeld een nietigheidsactie veel lager. Het OHIM zelf kent al een administratieve procedure voor het inroepen van het verval en de nietigheid van een merk.

Ten zesde, de absolute weigeringsgronden worden uitgebreid. Beschermde oorsprongsnamen, geografische aanduidingen, traditionele benamingen voor wijnen of andere bepaalde specialiteiten en namen van producten die zijn beschermd door het kwekersrecht, zijn niet vatbaar voor merkbescherming. Merkenaanvragen die deze termen bevatten worden waarschijnlijk geweigerd.

Ten slotte, veranderen de relatieve weigeringsgronden. Nu kan de merkhouder alleen nog oppositie instellen tegen een jongere merkaanvraag. Straks kunnen merkhouders ook oppositie instellen tegen een inbreuk-makend teken als bijvoorbeeld wordt gebruikt als handelsnaam. Merkhouders kunnen dus makkelijker optreden tegen partijen die verwarrend gebruik maken van het merk, zonder dat deze gebruikers het merk zelf proberen te claimen via het merkrecht.

Deze vernieuwingen moeten bijdragen aan de flexibiliteit, rechtszekerheid, effectiviteit en de efficiëntie van het merkenrecht. In 2016 heeft Europa weer een modern rechtssysteem met betrekking tot het merkenrecht!

Bent u van plan een merkaanvraag te doen en heeft u bijvoorbeeld vragen over de classificatie? Of bent u merkhouder en heeft u twijfels of uw merk nog de optimale beschermingsomvang geniet? Neem dan contact op met Hortis Legal via +31 70 3193566 of info@hortis.nl

---

Vorige