Domeinnamen versus merken, wanneer is er sprake van merkinbreuk?

18/9/2015 | Merkrecht. Bij Hortis Legal krijgen wij veel vragen over het gebruik van merknamen in domeinnamen, wanneer mag dit en wanneer niet?
De Geschillencommissie van de World Intellectual Property Organization (WIPO) heeft in een recente uitspraak daar meer duidelijkheid over verschaft.

De Telegraaf Mediagroep (TMG) is houder van de domeinnaam speurders.nl en houder van het bekende Benelux-merk SPEURDERS. Zij gebruiken SPEURDERS voor het plaatsen van advertenties in de krant en op de website. Dhr. Hello heeft de domeinnaam xspeurders.nl geregistreerd voor erotische contactadvertenties. TMG beroept zich op haar merkrecht en eist dat de domeinnaam van Dhr. Hello wordt overgedragen naar TMG.
De geschillencommissie heeft stapsgewijs beoordeeld of TMG in haar recht staat. Aan de volgende drie eisen moet worden voldaan:

Ten eerste, kan er sprake zijn van verwarring tussen het merk en de domeinnaam? Vaststaat dat het woord SPEURDERS het kenmerkende deel is van de domeinnaam. De toevoeging X in het domein is beschrijvend ten opzichte van diensten van erotische aard en wordt daarom niet meegenomen in de beoordeling. Het merk en de domeinnaam zijn dus zeer sterk overeenstemmend en er bestaat een risico op verwarring. Vereiste 1: check!

Ten tweede, heeft Dhr. Hello recht op of een legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam? Hier is sprake van als de domeinnaam wordt gebruikt voor legitieme, niet-commerciële doeleinden. De Geschillenbeslechter is van mening dat een platform voor het plaatsen van contactadvertenties voor erotische doeleinden geen legitiem belang of een recht oplevert. Dat was geen verrassing voor u, of wel? Vereiste 2: check!

Ten slotte is het van belang of de houder van de domeinnaam deze te kwader trouw heeft geregistreerd. Als Dhr. Hello op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het bekende merk SPEURDERS is er sprake van te kwader trouw. Tevens wordt de domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen en kan er sprake zijn van verwarring onder de internetgebruikers die bijvoorbeeld google-en op de term "speurders". Dhr. Hello had hiervan op de hoogte moeten zijn en is dus te kwader trouw. Vereiste 3: check!

De geschillencommissie heeft bepaald dat de domeinnaam xspeurders.nl moet worden overgedragen aan TMG, die er hoogstwaarschijnlijk een andere invulling aan zal geven.

Heeft u vragen over het gebruik van uw merk of het merk van een ander in domeinnamen? Neem dan contact op met Hortis Legal, wij adviseren u graag.

---

Vorige