Een merk moet je gebruiken

Een merkregistratie geeft een exclusief recht, maar daar staat iets tegenover. Wie een Uniemerk heeft, moet het binnen vijf jaar na de inschrijving echt gaan gebruiken. Dat heet “normaal gebruik”. Doe je dat niet, dan kan een ander je merk laten vervallen. Ook kan je het merk dan niet meer goed inzetten tegen een concurrent: in een oppositie- of inbreukprocedure kan de wederpartij namelijk eisen dat je dat gebruik bewijst.

In de eerste vijf jaar na de inschrijving hoeft dat nog niet. Die periode heet de respijtperiode. Dan hoef je nog niets te bewijzen.

Daarin zit ook de verleiding. Wie een merk opnieuw deponeert (een “herdepot”), krijgt voor die nieuwe registratie een nieuwe respijtperiode van vijf jaar. Zo lijkt het mogelijk de gebruiksplicht steeds vooruit te schuiven. In het buitenland heet dit ook wel “evergreening”.

Wat besliste het Gerecht?

Het Gerecht stelt voorop dat het opnieuw deponeren van een identiek of vrijwel identiek merk niet automatisch te kwader trouw is. Er kunnen goede redenen voor zijn, zoals een vernieuwd logo of een product dat er werkelijk bij is gekomen.

In deze zaak ging het toch mis. Het Gerecht vond dat de merkhouder te kwader trouw had gehandeld. Dat gold voor de waren waarvoor het nieuwe merk precies overlapte met de oude registraties. Voor die waren is de nieuwe registratie daarom niet geldig.

Waar keek het Gerecht naar?

Kwade trouw gaat over de bedoeling van de aanvrager. Die bedoeling leidt de rechter af uit de omstandigheden. Het Gerecht noemde onder meer:

De tijdlijn en de overeenkomsten. De oude en nieuwe registraties leken sterk op elkaar en de volgorde van de depots wees op een patroon.
Gebruik van het nieuwe merk in opposities. De merkhouder trad met het nieuwe merk op tegen anderen. Juist daar kon hij met dat merk nog niet om bewijs van gebruik worden gevraagd.
Geen geloofwaardige zakelijke reden. De merkhouder kon niet overtuigend uitleggen waarom het herdepot commercieel nodig was.
Aanwijzingen dat de gebruiksplicht werd ontweken. Alles samen wees erop dat de nieuwe respijtperiode werd gebruikt om het bewijs van normaal gebruik te ontlopen.
Mooie woorden zijn niet genoeg

De merkhouder voerde aan dat het herdepot bedoeld was om zijn merkenportefeuille te “consolideren”, te moderniseren en administratief eenvoudiger te maken. Het Gerecht vond dat onvoldoende, omdat er geen bewijs was dat dit echt de reden was. Zo’n verklaring moet je met stukken kunnen onderbouwen.

Ook het argument dat de merkhouder het gebruik van zijn oudere merken misschien wél kon bewijzen, hielp niet. Als de bedoeling van het herdepot ongeoorloofd was, verandert dat niets aan de kwade trouw.

Past in een bestaande lijn

De uitspraak staat niet op zichzelf. In 2021 oordeelde het Gerecht al dat speelgoedfabrikant Hasbro het merk MONOPOLY deels te kwader trouw opnieuw had gedeponeerd (T-663/19). Ook daar was het doel te ontkomen aan het bewijs van normaal gebruik. De WATERDROP-uitspraak bevestigt dat lijn en laat zien welke feiten de doorslag kunnen geven.

Is dit het laatste woord?

Nog niet helemaal. Tegen het arrest staat hogere voorziening open bij het Hof van Justitie, maar alleen op rechtsvragen. In zaken die bij de Kamers van beroep van het EUIPO zijn begonnen, neemt het Hof zo’n zaak bovendien alleen in behandeling als die een belangrijke vraag voor de eenheid, samenhang of ontwikkeling van het Unierecht oproept.

Bent u merkhouder?

Leg vóór elk herdepot vast waarom u opnieuw deponeert. Een goede reden is bijvoorbeeld een echt gewijzigd logo of woordmerk, of nieuwe producten of diensten die u werkelijk gaat aanbieden.
Vermijd dat het nieuwe merk zonder reden precies dezelfde waren dekt als het oude.
Overweeg afstand te doen van oude registraties als het nieuwe merk ze echt vervangt.
Bewaar bewijs van gebruik van al uw merken. Dat blijft de beste bescherming.

Wordt u met een (her)gedeponeerd merk aangevallen?

Breng de volledige depotgeschiedenis van de merkhouder in kaart: welke merken, wanneer, voor welke waren.
Ga na of het nieuwe merk wordt ingezet in opposities of handhavingsprocedures, juist op het moment dat de oude merken kwetsbaar zijn voor een gebruiksverweer.
Een vordering tot nietigverklaring wegens kwade trouw kan dan een sterk tegenwapen zijn.
Hulp nodig?

Hortis Legal adviseert over het opbouwen en onderhouden van merkenportefeuilles en over procedures bij het BBIE en het EUIPO. Twijfelt u of een herdepot verstandig is, of wordt u geconfronteerd met een merk dat verdacht veel lijkt op een eerdere registratie? Neem gerust contact met ons op.

Bron: Arrest van het Gerecht van de EU van 21 oktober 2026, zaak T-541/25 (WATERDROP), eur-lex.europa.eu.